UPC redefinerer testen for vurdering av oppfinnelseshøyde i viktig patentdom

I dommen redefinerer ankedomstolen fremgangsmåten for å vurdere oppfinnelseshøyde. I stedet for å bruke problem-løsningsmetoden, som er etablert ved EPO og som også norske domstoler bruker, tar domstolen det den selv karakteriserer som en "holistisk" tilnærming.

UPCs fremgangsmåte for å vurdere oppfinnelseshøyde

UPC-ankedomstolen definerer det objektive tekniske problem ved å fastsette hva som er oppfinnelsens bidrag til teknikkens stand basert på helheten i patentkravet i lys av patentbeskrivelsen, jf. avsnitt 127. Dette er annerledes enn den metoden EPO og norske domstoler benytter, der man starter med å fastsette hva som er det nærmeste motholdet og det objektive tekniske problem fastlegges i neste trinn (trinn 2), og det objektive tekniske problem vil være å oppnå den eller de tekniske effektene som oppnås med oppfinnelsen og som ikke oppnås med det nærmeste motholdet (differansebetraktningen). Siden fremgangsmåtene for å etablere det objektive tekniske problem er forskjellige, kan de to fremgangsmåtene føre til forskjellige formuleringer av det objektive tekniske problem.

Ifølge ankedomstolen er en oppfinnelse nærliggende (mangler oppfinnelseshøyde), hvis fagpersonen basert på et "realistisk utgangspunkt" i teknikkens stand innenfor det aktuelle teknologiområdet, med ønske om å løse det objektive tekniske problem, ville ha nådd frem til patentets løsning (avsnitt 129). Et utgangspunkt er realistisk hvis den tekniske læren i motholdet ville vært av interesse for en fagperson som ønsket å løse det objektive tekniske problem (avsnitt 131). Det kan f.eks. være tilfelle hvis et mothold beskriver flere trekk som ligner patentets løsning, eller omhandler det samme eller et lignende problem som oppfinnelsen. Det kan være flere enn ett realistisk utgangspunkt og for at patentet skal være gyldig må oppfinnelsen ha oppfinnelseshøyde over dem alle.

Kriteriene ankedomstolen oppstiller for å fastlegge hva som er et realistisk utgangspunkt er nokså like de kriteriene norske domstoler allerede bruker. Når det nærmeste motholdet skal identifiseres etter problem- og løsningsmetoden er imidlertid sammenfallende problemer eller formål langt mer sentralt enn at motholdet og patentets løsning har felles trekk. På dette punktet kan det være en forskjell mellom metoden som brukes av norske domstoler i dag og den fremgangsmåten UPC følger.

Oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde hvis fagpersonen, basert på en peker eller annen motivasjon, ville valgt patentets løsning med en forventning om å løse det objektive tekniske problem. Det vil generelt være tilfelle hvis det var klart forutsigbart ("clearly predictable") at patentets løsning ville løse det objektive tekniske problem, eller det var en rimelig forventning om det ("reasonable expectation of success") (avsnitt 133). En rimelig forventning om suksess foreligger hvis fagpersonen, basert på en vitenskapelig vurdering av det som var kjent før et forskningsprosjekt er påbegynt, rasjonelt kunne forutsi løsningen av problemet innenfor et akseptabelt tidsrom (avsnitt 135). Det er den som påstår at patentet er ugyldig som har bevisbyrden for at det var klart forutsigbart eller at det var en rimelig forventning om at det objektive tekniske problem ville løses ved å velge patentets løsning (avsnitt 134). I den konkrete vurderingen skal det tas hensyn til hvor utforsket det aktuelle teknologiområdet er, praktiske og tekniske vanskeligheter, samt kostnader forbundet med å teste om det objektive tekniske problemet blir løst og hvor sterke eventuelle pekere som forelå i retning av patentets løsning er (avsnitt 136). At flere personer eller grupper samtidig arbeider med samme utviklingsprosjekt innebærer ikke nødvendigvis at det foreligger en rimelig forventning om suksess (avsnitt 138).

Forskjeller og likheter med dagens praksis

Mye av dette er likt det vi kjenner i dag, men det er også forskjeller. For eksempel legges det i dag ingen vekt på praktiske og tekniske vanskeligheter og kostnader som er forbundet med å teste om det objektive tekniske problemet blir løst. Den viktigste forskjellen er imidlertid at UPC-ankedomstolen har en mer helhetlig og mindre regelbundet tilnærming enn den problem-løsningsmetoden som anvendes i EPO og i stor grad i norske domstoler.

Samme fremgangsmåte for å vurdere oppfinnelseshøyde ble også brukt i en annen avgjørelse fra ankedomstolen samme dag (Meril v. Edwards Life Sciences), så det ser ut til at ankedomstolen har tenkt å følge linjen fra Amgen-Sanofi-dommen.

Ankedomstolen fremhever at de forskjellige fremgangsmåtene, når de brukes på riktig måte, bør og vil som regel føre til samme utfall. Det er nok ofte riktig. Likevel ser man i mange tilfeller at domstoler i Europa vurderer oppfinnelseshøyde ulikt for parallelle patenter. De forskjellene mellom fremgangsmåten UPC bruker som er identifisert ovenfor og problem-løsningsmetoden, vil nok i grensetilfeller kunne lede til forskjellige resultater. Hvordan det objektive tekniske problem formuleres kan ha stor betydning for utfallet av oppfinnelseshøydevurderingen, og de forskjellige tilnærmingene kan dermed slå ulikt ut.

Betydning for norsk rett

Siden Norge ikke er en del av UPC-ordningen, er det formelt sett ingen grunn til at norske domstoler skal endre måten oppfinnelseshøyde vurderes på basert på avgjørelsen fra UPCs ankedomstol. Dommen i saken mellom Amgen og Sanofi vil imidlertid bli tillagt vekt av nasjonale domstoler i statene som er en del av UPC-ordningen, og på den måten vil den også få betydning for norske domstoler ut fra målsetningen om harmonisert europeisk patentrett. Den holistiske fremgangsmåten som UPC bruker er også mer lik den tilnærmingen norske domstoler brukte tidligere før problem-løsningsmetoden overtok og vil nok ligge nærmere norsk rettstradisjon enn problem-løsningsmetoden som av mange kan oppfattes som komplisert og formalistisk. Også av den grunn kan det derfor være at UPCs fremgangsmåte vil få innpass i norske domstoler.

Det som er helt sikkert er at dommen fra UPCs ankedomstol vil bli påberopt for norske domstoler av parter som anser UPCs tilnærming som mer gunstig for deres sak enn problem-løsningsmetoden.