Grensekryssende håndheving av patenter

Dommen klargjør hvordan jurisdiksjonsreglene i Brussel I bis-forordningen skal anvendes i tvister som gjelder patenter, validert eller meddelt både i og utenfor EU, og gir patenthavere et større rom for strategiske vurderinger knyttet til håndheving av patentrettigheter. I denne artikkelen analyserer vi dommens innhold og mulige implikasjoner for håndheving av patentrettigheter i Norge og EU.

EU-domstolens avgjørelse

EU-domstolen uttalte at jurisdiksjonsregelen i artikkel 24 (4) utelukkende gjelder søksmål om gyldigheten eller registreringen av patenter. Domstolene i medlemslandet der patentet er meddelt har derfor eksklusiv jurisdiksjon til å behandle saker som gjelder et patents gyldighet. I saken mellom BSH og Electrolux betyr dette at svenske domstoler ikke kan ta stilling til gyldigheten av BSHs patenter som er validert i andre medlemsstater. Situasjonen kan imidlertid være annerledes når det gjelder gyldigheten av patenter meddelt i tredjeland.

Når det gjelder jurisdiksjon til å behandle inngrepssøksmål, viste EU-domstolen til at regelen i artikkel 24 (4) ikke påvirker jurisdiksjonsregelen i forordningens artikkel 4 (1), som innebærer at et inngrepssøksmål kan anlegges ved saksøktes hjemting. Jurisdiksjonsregelen i artikkel 4 (1) gjelder uavhengig av om saksøkte i inngrepssøksmålet reiser innvendinger til gyldigheten av patentet. Dermed vil nasjonale domstoler i EU, der saksøkte har hjemsted, ha jurisdiksjon i inngrepssaker som gjelder europeiske patenter validert i andre EU-medlemsstater, selv om den aktuelle domstolen ikke har jurisdiksjon til å behandle et ugyldighetssøksmål anlagt som forsvar av saksøkte.

For patenter validert eller meddelt i en medlemsstat, er konsekvensen av EU-domstolens avgjørelse at en inngrepssak kan føres for domstolene der den anførte inngriper har sitt hjemsted, mens søksmål om gyldigheten av de samme patentene samtidig verserer for domstolen(e) i det/de land hvor disse er meddelt. EU-domstolen anerkjente at dette kan føre til en uønsket oppdeling av rettssaker, og understreket at domstolen i medlemsstaten der saksøkte har sitt hjemsted, ikke skal se bort fra at saksøkte har reist søksmål for å få kjent patentet ugyldig i en annen medlemsstat. I slike tilfeller kan domstolen som behandler inngrepssaken, særlig når den mener det er en rimelig og ikke ubetydelig mulighet for at patentet vil bli kjent ugyldig av domstolen i den andre medlemsstaten, beslutte å utsette inngrepssaken i påvente av utfallet i gyldighetssaken.

EU-domstolen tok også for seg spørsmålet om konsekvensene for patenter meddelt i tredjeland (i denne saken Tyrkia). EU-domstolen viste til at artikkel 24 (4) i Brussel I bis-forordningen ikke får anvendelse for patenter meddelt eller validert i tredjeland, og at domstoler i en medlemsstat hvor saksøkte har sitt hjemsted derfor vil ha jurisdiksjon til å vurdere gyldigheten av patent meddelt i tredjeland som ledd i inngrepssaken. Dette gjelder så lenge ingen andre spesialregler om jurisdiksjon kommer til anvendelse, for eksempel Luganokonvensjonen artikkel 22 (4) som har tilsvarende innhold som artikkel 24 (4) i Brussel I bis-forordningen. En slik gyldighetsprøving kan imidlertid gjelde bare mellom partene (inter partes). Med det menes at domstolen prejudisielt vil kunne ta stilling til gyldigheten av patentet, for deretter å avvise eller frifinne saksøkte i inngrepssøksmålet, dersom patentet anses som ugyldig. En slik prøving av gyldigheten vil imidlertid ikke få den virkning at patentet meddelt i det aktuelle tredjelandet kjennes ugyldig.

Til forskjell fra Norge, er ikke Tyrkia part i Luganokonvensjonen. EU-domstolen fant heller ikke at det eksisterer relevante bilaterale avtaler mellom Sverige og Tyrkia, som kunne være til hinder for at svenske domstoler behandlet gyldighetsspørsmålet, og det forelå heller ikke bevis for at det allerede verserte et gyldighetssøksmål i Tyrkia. Det følger dermed av EU-domstolens avgjørelse at den svenske domstolen kunne ta stilling til gyldigheten av BSHs tyrkiske patent som ledd i avgjørelsen av inngrepssaken.

Hva betyr Electrolux-avgjørelsen for innehavere av norske patenter?

EU-domstolens avgjørelse kan få betydning for innehavere av patenter som er validert eller meddelt i flere land. Avgjørelsen gir patenthavere større strategisk spillerom i patenttvister som krysser landegrenser. Dersom den potensielle inngriperen har hjemsted i en EU-medlemsstat, kan inngrepssøksmål basert på alle relevante nasjonale registreringer eller valideringer av det aktuelle patentet anlegges for domstolene i denne medlemsstaten. Dette gjelder også for patenter som er meddelt eller validert i Norge.

Dersom saksøkte har hjemsted i en medlemsstat i UPC, vil UPC ha jurisdiksjon som nasjonal domstol over alle inngrepssøksmål som gjelder europeiske patenter i henhold til artikkel 71a i Brussel I bis-forordningen, også for de delene av patentet som er validert i land utenfor UPC, inkludert Norge. Dette har blitt bekreftet av avgjørelser avsagt i kjølvannet av EU-domstolens dom, blant annet av UPC Paris Local Division, i en patenttvist mellom Mul-T-Lock og IMC Créations. Den lokale divisjonen i Paris konstaterte at den kunne behandle spørsmål om inngrep i nasjonale valideringer av et europeisk patent meddelt i blant annet Sveits og Storbritannia, som begge er tredjeland utenfor UPC. I tråd med EU-domstolens avgjørelse i Electrolux-saken, bemerket den lokale UPC-divisjonen at den også var kompetent til å avgjøre spørsmål om gyldigheten av UK-valideringen mellom partene, ettersom UK ikke er part i Luganokonvensjonen.

Siden Norge derimot er part i Luganokonvensjonen, mener vi at domstoler utenfor Norge ikke vil ha jurisdiksjon til å prøve gyldigheten av norske patenter i et inngrepssøksmål, jf. Luganokonvensjonen artikkel 22 (4). Dette innebærer at den som blir saksøkt for inngrep i et norsk patent i en annen medlemsstat, må anlegge et eventuelt gyldighetssøksmål for norske domstoler.

I saker om midlertidig sikring derimot, kan en domstol i et medlemsland der saksøkte har sitt hjemsted, etter omstendighetene vurdere patentets gyldighet prejudisielt som ledd i vurderingen av begjæringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C‑616/10 (Solvay). Om det er hensiktsmessig å anlegge en sak om midlertidig forføyning for én domstol, med krav om midlertidige forbud som omfatter flere land, er en annen sak. Fullbyrdelse av avgjørelser avsagt av utenlandske domstoler kan være tidkrevende. Patenthaveren vil derfor i mange situasjoner være bedre tjent med å søke midlertidig forføyning for domstolene i hvert enkelt land. Dessuten kan domstolenes egne regler om stedlig kompetanse i saker om midlertidig sikring være til hinder for å reise sak når tiltaket skal iverksettes i et annet land.

Et annet spørsmål i lys av Electrolux-avgjørelsen er om norske domstoler er kompetente til å behandle grensekryssende patenttvister. Selv om Brussel I bis-forordningen ikke gjelder i Norge, kan EU-domstolens avgjørelse få betydning for tolkningen av de tilsvarende jurisdiksjonsbestemmelsene i Luganokonvensjonen. Høyesterett har ved flere anledninger lagt til grunn at EU-domstolens avgjørelser i relasjon til Brusselforordningen er en tungtveiende rettskilde for tolkningen av Luganokonvensjonen, jf. for eksempel HR‑2020-2175-A, HR-2017-1297-A og Rt-2011-1532.